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竹森知识产权“代理师经验分享系列活动”之——对比文件能否实施对新颖性和创造性判断的影响
发布时间：2022-10-28 17:07:46 564人看过 字号：大 中 小
10月14日，生化部专利代理师刘文容以具体案例为切入点，与所内代理师共同探讨，在中国，对比文件能否实施对专利新颖性和创造性判断的影响。
一、中国相关规定
《专利审査指南2010 》第二部分第三章第2.1节规定：
现有技术应当是申请日以前公众能够得知的技术内容。换句话说，现有技术应当在申请日之前处于能够为公众获得的状态，并包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容。
《专利审査指南2010 》第二部分第三章第2.3节规定：
引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性时，应当以对比文件公开的技术内容为准。
《专利审査指南2010 》第二部分第十章第5.1节规定：
专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件中记载了化合物的化学名称、分子式（或结构式）等结构信息，使所属技术领域的技术人员认为要求保护的化合物已经被公开，则该化合物不具备新颖性，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。
在中国，指南要求现有技术应包含“实质性技术知识”，没有对对比文件可实施性的规定。虽然在化合物新颖性判断中给出了例外，但没有对如何举证给出方向指引。
二、相关案例
案例一
二审时，专利权人提交了按照对比文件1制造例1的记载不能用来制备本申请的权利要求1的目标物质的实验报告。对此，二审法院认为，专利申请人或者专利权人不仅应当证明利用对比文件所载实验方法无法制得该化合物，还应当证明采用所属技术领域的常规实验方法，在根据原料等的不同对常规实验方法作出适应性调整，排除非考察因素可能的影响，充分发挥本领域普通技术人员的常规技能的情况下，亦无法制得该化合物。因此，相对于对比文件1，权利要求1不具备新型性。该判决符合专利审查指南中关于化合物“提及即公开”的审查原则。
证据3中，实施例311C的标题化合物即为涉案专利权1请求保护的化合物。
合议组经审查后认为：实施例311包括实施例311A、311B和311C三个步骤，实施例311的标题化合物和其最终步骤311C的标题产物不一致，基于实施例311C对其反应原料的记载，本领域技术人员能够直接地、毫无疑义地确定，使用上述两原料反应得到的产物应当是实施例311的标题化合物，而不是实施例311C的标题化合物，而前者并未落入本专利权利要求1的范围内，实施例311C给出的化合物名称是错误的。合议组认为对比文件公开的有关化合物的信息错误时，该错误信息不应当作为该对比文件实际公开的内容，不能将对比文件中错误公开的化合物名称或分子式用于评价后续化合物的新颖性。即，对比文件虽“提及”该化合物，但实质“并未公开”。
三、建议
如果对比文件本身没有明显的严重缺陷，考虑到此类举证在中国存在很高实操的难度，建议申请人或专利权人可以重点考虑从其他角度进行修改和意见陈述。作为无效请求人，也建议尽量避免在中国使用此类有争议的证据作为对比文件。
专利代理师简介：
刘文容，执业专利代理师，江南大学本硕连读研究生，2017年开始从事专利代理工作至今，主要方向为生物、化学等领域，代理经验丰富，擅长专利检索、专利申请、审查意见答复、复审等。
