竹森知识产权"代理师经验分享系列活动"之— —"三步法"--审查意见中创造性的常用答复思路
发布时间：2022-8-18 8:45:03
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近期，竹森知识产权在所内组织开展“专利代理经验分享系列活动”，从多角度探讨专利代理服务细节。7月22日，由化工部专利代理师邱燕燕与大家分享“如何使用三步法寻找审查意见中创造性问题的答复点以及及相关案例”。
创造性是发明被驳回的主要条款之一（专利法第22条第3款），占据驳回理由的90%以上。而创造性的判断是所有驳回条款中最复杂的，不仅在于其技术属性很强，而且还牵涉到检索能力、逻辑推断能力等，也是最容易引入主观判断从而影响审查结论的。发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。而三步法就是判断专利与现有技术相比，是否具有突出的实质性特点的重要手段。
创造性是发明被驳回的主要条款之一（专利法第22条第3款），占据驳回理由的90%以上。而创造性的判断是所有驳回条款中最复杂的，不仅在于其技术属性很强，而且还牵涉到检索能力、逻辑推断能力等，也是最容易引入主观判断从而影响审查结论的。发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。而三步法就是判断专利与现有技术相比，是否具有突出的实质性特点的重要手段。
邱燕燕代理师根据自己的经验总结了三步法中常见的答复点，三步法的内容及可能的答复点如下：
在整个三步法的推理过程中，代理师总结发现：只要找到其中有一个环节存在不合理，即可对审查意见进行合理反驳，由此很可能改变审查员采用“三步法”得出的结论。
在以上环节中，“实际解决的技术问题的确定”是很容易出现判断错误的情况，也是新手代理师容易忽略的地方。例如，某个专利的权利要求1为：“1.一种草铵膦水剂，其特征在于，包括草铵膦5~30%、肉桂醛2~10%、硫酸铵1~7%、甘油5~15%、月桂醇硫酸盐2~20%，余量为水”。而审查意见记载的最接近现有技术为：“一种草铵膦增效剂，该增效剂包括吡咯烷酮羧酸钠5~20%、月桂醇硫酸盐2~20%、丙三醇5~15%、硫酸铵5~10%、水余量；使用时作为增效剂与草铵膦混合使用”。两者均具有提高杂草对药剂吸收和传导的效果，且记载的效果相近。审查意见中记载，确定实际解决的技术问题为：“提供一种增加草铵膦水剂除草药效的组合物”。而通过技术分析可知，两者的主要区别特征之一在于：权利要求1含有肉桂醛；且原始文件记载了肉桂醛的作用能够提高植株对草铵膦的吸收。那么根据该区别特征在发明中所产生的效果重新确定的技术问题应该为：如何提高植株对草铵膦的吸收。那么，下面就看该特征及作用是否在其他现有技术中记载即可。
需要注意的是，审查意见中往往会将解决的技术问题上位，导致发明的创造性降低。此时一定要根据区别特征带来的效果独立判断实际解决的技术问题，切不可被审查意见中的推理判断逻辑带偏。
通过本次分享活动，竹森的专利代理师们对于创造性答复的思路更加清晰，反过来也可以应用到实际代理工作中以挖掘专利申请案件中的创造性。
竹森知识产权举办的“专利代理经验分享系列活动”，内容将涉及专利撰写、答复、复审、无效宣告等。通过本次活动，专利代理师之间互为铜镜，进一步提升了所内专利代理师的专业服务能力！
个人简介：
邱燕燕，执业专利代理师，硕士研究生学历，从事专利代理工作五年，主要从事化工工艺、化工材料领域的专利撰写、专利审查意见答复、复审无效等工作，同时参与并完成高价值专利培育项目和专利导航分析项目工作。
